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UK Supreme Court bestätigt, dass eine globale Lizenz für SEPs FRAND ist

Datum: 30 September 2020

Es handelt sich hierbei um eine kombinierte Entscheidung über Berufungen gegen die folgenden Entscheidungen des Patentgerichts in Sachen:

 

  • Unwired Planet v Huawei
  • Conversant v Huawei & ZTE

 

In der Rechtssache Unwired Planet gegen Huawei erließ das britische Patentgericht eine einstweilige Verfügung gegen Huawei im Rahmen eines Portfolios von standard-essentiellen Patenten (SEPs), die sich auf die 2G-, 3G- und 4G-Mobilfunkstandards beziehen. Die einstweilige Verfügung wurde bis zum Einspruch ausgesetzt und wäre aufgehoben worden, wenn Huawei zugestimmt hätte, eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden (FRAND) Bedingungen anzunehmen, die vom Gericht festgelegt worden wäre und die eine Lizenz des globalen Patentportfolios von Unwired Planet und nicht nur der britischen Patente beinhaltet hätte. Ähnliche Fragen wurden im Fall Conversant aufgeworfen, obwohl dieser Fall zusätzliche Berufungsgründe aufwarf.

 

Dem Supreme Court wurden folgende Fragen vorgelegt:

 

  • Sollte eine einstweilige Verfügung aufgrund eines SEP erteilt werden, es sei denn, der Beklagte stimmt einer Globallizenz zu, und kann das Gericht die Bedingungen einer solchen Lizenz festlegen?
  • Ist das englische Gericht das geeignete Forum für eine solche Entscheidung?
  • Was bedeutet das „nicht-diskriminierend“ Erfordernis von FRAND?
  • Unter welchen Umständen sollte eine einstweilige Verfügung auf Basis eines SEP als Verstoß gegen das EU-Wettbewerbsrecht abgelehnt werden?
  • Unter welchen Umständen sollte ein englisches Gericht eher eine einstweilige Verfügung als Schadenersatz gewähren?

 

Die Entscheidung des Supreme Courts zu jeder dieser vorgelegten Fragen ist nachstehend zusammengefasst:

 

1. Englische Gerichte sind nicht befugt, die Verletzung und Gültigkeit von nationalen Patenten anderer Länder festzustellen. Die ETSI-policy zum Schutz des geistigen Eigentums, in deren Rahmen die einschlägigen Normen festgelegt wurden, gibt dem Gericht jedoch die Zuständigkeit, die Bedingungen einer FRAND-Lizenz festzulegen. Lizenzen im Rahmen von SEPs sind wegen der Kosten und der Komplexität der Aushandlung separater Lizenzen für jedes Land normalerweise global, so dass eine FRAND-Lizenz normalerweise eine globale Lizenz ist.

 

Die IPR-policy hindert einen SEP-Inhaber nicht daran, vor einem nationalen Gericht eine einstweilige Verfügung zu beantragen; einstweilige Verfügungen sind als Anreiz für einen Implementierer notwendig, einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen zuzustimmen.

 

2. Der Inhaber eines Portfolios von SEPs ist berechtigt, zu entscheiden, in welchen Gerichtsbarkeiten er die Patente durchsetzen will. Im Fall Conversant war die einzige andere mögliche Gerichtsbarkeit für den Rechtsstreit China, aber das parallele chinesische Verfahren zielte nur darauf ab, die Bedingungen einer FRAND-Lizenz für China und nicht einer globalen FRAND-Lizenz festzulegen; daher waren die chinesischen Gerichte nicht zuständig.

 

3. Die Nichtdiskriminierung ist mehr eine allgemeine als eine strenge Anforderung. Es bedeutet nicht, dass der SEP-Eigentümer allen Lizenznehmern die gleichen, günstigsten Bedingungen anbieten muss; dieser Ansatz wurde in Erwägung gezogen, aber bei der Ausarbeitung der ETSI-policy abgelehnt.

 

4. Unwired Planet hatte die Bedingungen erfüllt, die in der Entscheidung des EuGHs in der Rechtssache Huawei gegen ZTE festgelegt waren, wonach eine einstweilige Verfügung einer SEP nicht gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen würde. Unwired Planet hatte vor der Einleitung des Verfahrens eine ausreichende Vorankündigung gemacht und kurz nach der Einleitung des Verfahrens die Hauptbedingungen für eine Lizenz vorgelegt, aber Huawei hat nie ein uneingeschränktes Angebot zur Annahme einer Lizenz zu FRAND-Bedingungen gemacht.

 

5. In den meisten Patentfällen haben die Richter von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht und eher eine einstweilige Verfügung als einen Schadensersatz zugesprochen. Im Falle einer SEP sollte der potenzielle Lizenznehmer vor die einfache Wahl gestellt werden, entweder eine FRAND-Lizenz zu akzeptieren oder die Verletzung der SEP zu beenden. Wenn keine Gefahr einer Unterlassungsverfügung bestünde, gäbe es keinen Anreiz für die Implementierer, freiwillig einer Lizenz zuzustimmen.


Anmerkung

 

Die Entscheidung des Supreme Court hat die Fähigkeit der englischen Gerichte bestätigt, einen globalen FRAND-Satz zu bestimmen. Aber bedeutet dies, dass die englischen Gerichte zum bevorzugten Forum für die Beilegung von SEP-Streitigkeiten werden? Oder werden sich umgekehrt die Implementierer vom britischen Markt fernhalten, um zu vermeiden, vor den englischen Gerichten verklagt und dadurch zu einer globalen FRAND-Lizenz gezwungen zu werden?

 

In der Entscheidung des Supreme Courts deutet nichts darauf hin, dass die englischen Gerichte die ausschließliche Zuständigkeit für die Festlegung einer FRAND-Lizenz haben sollten, und in anderen künftigen Fällen können ähnliche Fragen vor andere nationale Gerichte gebracht werden, die ebenfalls über die Bedingungen einer globalen FRAND-Lizenz entscheiden können. Diese Situation ist entstanden, weil die ETSI-policy zum Schutz des geistigen Eigentums kein Forum für die Regelung der Bedingungen von FRAND-Lizenzen vorschrieb, sondern es stattdessen den nationalen Gerichten überließ, über die Bedingungen einer FRAND-Lizenz zu entscheiden, wie es die englischen Gerichte in diesem Fall getan haben.

 

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