Das britische Amt für geistiges Eigentum (Intellectual Property Office, im Folgenden "IPO" genannt) kann im Rahmen des IPO Opinions Service gegen eine geringe Gebühr um ein Gutachten zur Rechtsbeständigkeit oder Verletzung (oder beidem) eines britischen Patents oder einer britischen Eintragung eines europäischen Patents gebeten werden. Dies kann ein nützliches, kostengünstiges und risikoarmes Instrument für Verhandlungen sein. Edward Belknap wertet die jüngsten IPO-Gutachten aus.

 

Gutachten werden von leitenden Prüfern auf Antrag und auf der Grundlage der mit dem Antrag eingereichten Unterlagen erstellt. Sie sind sowohl für den Antragsteller als auch für Dritte nicht bindend. Aufgrund der außergerichtlichen Natur der Gutachten sind die Kosten im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren deutlich geringer. Dieser Dienst steht jedermann offen.

 

Der IPO Opinions Service ist eine nützliche Möglichkeit, eine vorläufige Einschätzung darüber zu erhalten, ob weitere rechtliche Schritte unternommen werden sollten, ohne dass ein großer Aufwand und hohe Kosten für ein Gerichtsverfahren erforderlich sind. Der Patentinhaber oder ein Dritter kann ein Gutachten anfechten und dessen Überprüfung beantragen, indem er ein Verfahren beim IPO einleitet (oder natürlich das IPO umgeht und direkt vor das Patentgericht zieht). Der Prüfer kann die Erteilung eines Rechtsbeständigkeitsgutachtens auf der Grundlage von Stand der Technik, der bereits bei der Prüfung berücksichtigt wurde, verweigern. Dies gilt auch im Falle der Anführung von Gründen, die keine rechtlichen Nichtigkeitsgründe darstellen, oder von Sachverhalten, die bereits in anderen Verfahren geprüft wurden. Der Antrag muss ausreichende Informationen enthalten, um ein sachliches Gutachten zu ermöglichen, wobei belanglose und rechtsmissbräuchliche Anträge abgelehnt werden können.

 

Verletzungsgutachten liefern nur eine erste Analyse der Verletzung und führen nicht zu Vergleichen. Rechtsbeständigkeitsgutachten hingegen können zum Widerruf des betreffenden Patents führen. Der Widerruf eines Patents auf Initiative des Prüfers kann erst dann erfolgen, wenn der Patentinhaber die Möglichkeit hatte, Stellung zu nehmen oder Änderungen an dem betreffenden Patent vorzunehmen.

 

"Die meisten Ersuchen um Verletzungsgutachten werden vom Inhaber des betreffenden Patents eingereicht."

Übersicht über die jüngsten IPO-Gutachten

 

Von 2021 bis 2022 wurden beim IPO 50 Anträge auf Patentgutachten eingereicht:

 

• 30 betrafen Fragen zur Rechtsbeständigkeit, wobei 13 Patente zumindest teilweise für nicht rechtsbeständig befunden wurden;

• 18 betrafen Fragen zur Verletzung, wobei sieben Patente zumindest teilweise für verletzt befunden wurden, und

• zwei Fragen betrafen sowohl die Rechtsbeständigkeit als auch die Verletzung, wobei die zwei Patente zumindest teilweise für verletzt befunden wurden.

 

In einigen Fällen vertrat der Prüfer die Auffassung, dass ein Widerruf trotz der fehlenden Rechtsbeständigkeit des Patents nicht angebracht wäre. In jedem Fall wurde der Patentinhaber aufgefordert, stattdessen Änderungen einzureichen.

 

Ein Patent wurde jedoch tatsächlich widerrufen, nachdem der Patentinhaber nach Erlass eines negativen Rechtsbeständigkeitsgutachtens keine Maßnahmen ergriffen hatte. Vor dem Widerruf hatte der Prüfer eine Warnung ausgesprochen, dass das Patent widerrufen würde, wenn keine Maßnahmen ergriffen würden. Dies geschieht jedoch nur selten, da es die Möglichkeit gibt, als Reaktion auf einen negativen Rechtsbeständigkeitsbefund Bemerkungen und Änderungen einzureichen.

 

Die meisten Anträge auf Verletzungsgutachten werden vom Inhaber des betreffenden Patents gestellt. Gelegentlich (etwa in einem von vier Fällen) hat ein Dritter ein Verletzungsgutachten beantragt, um die Nichtverletzung nachzuweisen. So wurde beispielsweise im Jahr 2021 ein Antrag auf ein Verletzungsgutachten von den Anwälten von Maucher Jenkins im Namen einer dritten Partei eingereicht, die eine Entscheidung über die Nichtverletzung anstrebte. Der Prüfer stellte sich auf die Seite des Dritten und gab eine Stellungnahme ab, in der er zu dem Schluss kam, dass keine Verletzung vorliegt oder vorliegen wird. Stellungnahmen wie diese sind für Dritte wertvoll, wenn sie mit potenziellen Verletzungssituationen konfrontiert werden.

 

Unter bestimmten Umständen kann es für Patentinhaber von Vorteil sein, Anträge auf Rechtsbeständigkeitsgutachten zu stellen. So wurde beispielsweise im Jahr 2022 ein Verletzungsgutachten von einem Patentinhaber angefordert, und es wurde festgestellt, dass das Patent verletzt wurde. Der Patentinhaber beantragte daraufhin ein weiteres Gutachten über die Rechtsbeständigkeit des Patents (vielleicht wurde der Patentinhaber auf einen bestimmten Stand der Technik aufmerksam gemacht, aber das ist reine Spekulation). In diesem zweiten Gutachten wurde festgestellt, dass das Patent nicht rechtsbeständig war. Damit befand sich der Patentinhaber in einer vorteilhaften Position, denn er hat sich nun mit den Fragen der Rechtsbeständigkeit befassen können, um sicherzustellen, dass das Patent rechtsbeständig ist, bevor er ein Verletzungsverfahren einleitet.

 

Die Gutachten bieten daher hilfreiche Hinweise auf verschiedene Optionen und Wege im Umgang mit Rechtsbeständigkeit und Verletzung. Patentinhaber sollten sowohl bei Rechtsbeständigkeits- als auch bei Verletzungsverfahren sorgfältig vorgehen, um auftretende Fragen rechtzeitig zu klären, bevor das IPO die Möglichkeit eines Widerrufs in Betracht zieht.

Quellen

 

1. www.gov.uk/guidance/opinions-resolving-patent-disputes
2. www.gov.uk/government/collections/requests-for-opinions
3. www.gov.uk/government/publications/opinions-manual/opinions-manual

 

 

Edward Belknap ist Patentanwaltskandidat bei Maucher Jenkins.